2. Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак

1. Правообладатель товарного знака имеет исключительное право пользоваться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами (негативное правомочие).

2. В п. 2 коммент. ст. перечислены возможные способы использования товарного знака. Этот перечень не является исчерпывающим.

Коммент. ст. не дает легального определения того, что следует считать производством товаров. Очевидно, сюда относится законченный технологический процесс создания товара (продукта).

Коммент. Кодекс не дает легального определения того, что следует считать производством товаров. Вероятно, им следует считать законченный технологический процесс создания товара (продукта).

Под предложением к продаже следует понимать любые конкретные действия, направленные на реализацию товара, на котором использован товарный знак, однако при этом сама реализация отсутствует. В п. 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, отмечено, что предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак. Для иллюстрации приводится следующий пример.

Часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о пресечении нарушения прав на товарный знак к комиссионному магазину, выставившему на продажу часы с изображением его товарного знака, производителем которых завод не является.

Возражая против заявленных требований, ответчик ссылался на то, что он не является изготовителем часов, а только занимается их реализацией.

В Обзоре было отмечено, что в соответствии с ч.

Под продажей же понимается возмездное отчуждение товаров, в отношении которых неправомерно использовался товарный знак.

Демонстрация на выставках и ярмарках предполагает выставление на них товаров с неправомерно использованным товарным знаком для всеобщего обозрения.

Под введением товара в оборот понимается его использование способами, указанными выше.

При хранении товаров, в которых использованы товарные знаки с нарушением исключительных прав на них, они еще не введены в гражданский оборот, а только ожидают этого. Хранение такого товара осуществляется на основании договора хранения. Ответственность в этом случае по общему правилу будет нести поклажедатель, т.е. лицо, передавшее товар на хранение. Однако возможны ситуации, когда хранитель имеет право распоряжаться переданным ему на хранение товаром (например, в силу ст. 918 ГК РФ). В этом случае хранитель, которым является товарный склад, может распоряжаться этими вещами. Поэтому ответственность за указанное выше нарушение может быть возложена на хранителя.

Следует подчеркнуть, что простое хранение товаров, в которых использованы товарные знаки, не является их использованием. Важно подчеркнуть, что в данном случае целью хранения является их дальнейшая продажа или любое другое действие, указанное выше.

Под перевозкой товаров, на которых неправомерно используется товарный знак, понимается перемещение товаров с помощью любого вида транспорта.

Под ввозом понимается перемещение продукта через таможенную границу РФ любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях. При этом целью такого ввоза должно быть его введение в хозяйственный оборот.

Нарушением исключительных прав признается также несанкционированное использование товарного знака при выполнении работ или оказании услуг. Различие между ними заключается в том, что в первом случае результатом совершаемых действий является создание какого-либо овеществленного результата (например, постройка дома по договору подряда), тогда как при оказании услуги такого результата может и не быть (например, оказание консультационной услуги).

Под документацией, связанной с введением товара в оборот, понимается рекламная литература, документация, связанная с заключением договоров на поставку товаров и т.д.

Особое внимание законодатель уделил неправомерному использованию товарных знаков в Интернете. Основная цель такого явления, как Интернет, заключается в обмене информацией. Его особенностью является так называемая трансграничность, т.е. отсутствие каких-либо государственных границ, которые могли бы воспрепятствовать его использованию в любой точке земного шара. Доступ в Интернет обеспечивают так называемые провайдеры - организации, имеющие в собственности специальное оборудование (серверы), позволяющее публиковать информацию в Интернете. Информация размещается на сайтах, имеющих свой адрес и дополнительное доменное имя.

Под доменным именем понимается любое слово, зарегистрированное в качестве адреса компьютера в Интернете. Доменные имена заменяют цифровые адреса, которые присваиваются любому компьютеру пользователя Интернета. По существу, их можно рассматривать как адреса доступа к информации, представленной владельцем адреса.

Случаи использования товарных знаков в доменных именах Интернета получили довольно большое распространение. В таких случаях берется популярный товарный знак, принадлежащий известной фирме (наибольший резонанс получил случай, который произошел с фирмой "Кодак"), и присваивается регистрируемому домену.

Обычно владельцы доменных имен предлагали выкупить право использовать свои товарные знаки в качестве доменного имени, и большинство компаний на это соглашались. В качестве примера можно привести покупку Росбанком доменного имени rosbank.ru у фирмы "Арбитражсудправо", зарегистрировавшей указанное имя в РосНИИРОСе. Руководство банка решило, что дешевле выкупить имя, чем затевать длительный арбитражный процесс (Росбанк купил rosbank.ru // Коммерсанъ. 2000. 15 авг.).

Вместе с тем отдельные фирмы пытались защитить свои права в суде. Так, Московский арбитражный суд удовлетворил иск немецкой компании "Квелле" к торговой компании "Тандем-Ю" о прекращении незаконного использования товарного знака и фирменного наименования. Незаконное использование заключалось в том, что фирма "Тандем-Ю" зарегистрировала домен с фирменным наименованием фирмы "Квелле", которое одновременно является ее товарным знаком.

Для того чтобы окончательно решить этот вопрос, и была введена указанная норма о запрете несанкционированного использования товарных знаков в качестве доменных имен.

3. Нарушением признается не только неправомерное использование для индивидуализации тех же или однородных товаров чужого товарного знака, но и аналогичное использование сходного с ним до степени смешения товарного знака.

Статья 1485. Знак охраны товарного знака

Упомянутый в коммент. ст. знак не является условием правовой охраны, а лишь указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории РФ.

Латинская буква "R" - аббревиатура английского слова "registered", т.е. зарегистрировано. Другими словами, правообладатель предупреждает о наличии зарегистрированного права на данное обозначение.

Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака

1. В случае неисполнения правообладателем обязанностей непрерывно и в течение любых трех лет после его регистрации может возникнуть последствие, которое заключается в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех или части товаров. Органом, который полномочен решать эти вопросы, является Палата по патентным спорам. Заявление может быть подано любым заинтересованным лицом (это оценочное понятие) по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

2. С точки зрения коммент. ст. использованием является, не только использование товарного знака самим правообладателем, но и лицензиатом, т.е. лицом, которому право использования товарного знака было передано по лицензионному договору (см. коммент. к ст. 1489 ГК РФ), а также его использование под контролем правообладателя (законодатель не уточняет, что имеет в виду в данном конкретном случае, а только делает отсылку к п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Представляется, что в последнем случае речь идет о договоре коммерческой концессии.

Законодатель особо подчеркивает, что использованием товарного знака не признается использование с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Кроме того, использованием не признаются любые действия, не связанные непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

3. При подаче указанного в п. 1 коммент. ст. заявления правообладатель должен сам предоставить доказательства того, что товарный знак на самом деле использовался. Как следует из смысла последнего абзаца п. 3 коммент. ст., в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть отказано, если правообладатель докажет, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Закон не уточняет, о каких обстоятельствах идет речь, и в каждом отдельном случае вопрос будет решаться в зависимости от ситуации.

Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак

Коммент. ст. посвящена так называемому исчерпанию прав правообладателя на товарный знак. Суть его состоит в том, что правообладатель, дав согласие на введение в гражданский оборот на территории РФ товаров с использованием принадлежащего ему товарного знака, не может впоследствии запретить использование указанных товаров третьими лицами (например, при перепродаже товаров). Таким образом, согласие правообладателя на введение в гражданский оборот указанных объектов необходимо получить только один раз. Во всех последующих сделках этого делать не надо.

По такому же пути идет судебная практика. Как было отмечено в п. 7 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, "если товары, обозначенные товарным знаком, введены в хозяйственный оборот другими лицами с согласия его владельца, то он не вправе запретить им использование этого товарного знака".

В качестве примера приводится следующее судебное дело. Товарищество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о прекращении нарушения прав на товарный знак. Ответчик, по утверждению истца, выпускает в хозяйственный оборот товары того же класса, используя тождественный товарный знак.

Акционерное общество не отрицало указанного обстоятельства, однако ссылалось на правомерность своих действий, поскольку выпускает товары с указанным обозначением в пределах количества, установленного договором, заключенным с истцом до регистрации этого обозначения в качестве товарного знака.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 23 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. Поэтому изготовление товара с использованием обозначения, зарегистрированного впоследствии в качестве товарного знака, не является нарушением прав на товарный знак, если оно осуществляется по ранее заключенному договору с правообладателем товарного знака.

Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

1. В коммент. ст. установлено общее правило: правообладатель на товарный знак обладает правом на уступку исключительных прав, вытекающих из обладания свидетельством на него, другим лицам. Условием правомерности такой уступки является то, что исключительные права должны передаваться только юридическим либо физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Право на соответствующий товарный знак может быть передано как на часть товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, так и на все товары.

Уступка права на товарный знак может рассматриваться как уступка исключительного имущественного права. Поскольку такого рода имущественные права рассматриваются как разновидность товара, к ней применяются положения, регулирующие договор купли-продажи.

2. Единственное ограничение для такого рода уступки прав на товарный знак заключается в том, что уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Указанное ограничение направлено на защиту прав потребителей. Речь прежде всего идет о качестве маркируемых товаров. Так, если в результате уступки товарного знака, который ассоциировался с товарами высокого качества, будут маркироваться низкокачественные товары, то права потребителей в данном случае будут нарушены. Вместе с тем следует учитывать разъяснение, данное в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики споров, связанных с защитой прав на товарный знак", в котором было высказано мнение о том, что изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве не является содержанием такой сделки в отличие от лицензионного договора.

В качестве примера приводится следующее дело. Товарищество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о запрещении акционерному обществу выпускать товары с товарным знаком, владельцем которого является истец, на основании договора об уступке ему товарного знака третьим лицом.

Акционерное общество иск не признало, полагая, что сделка по уступке товарного знака ничтожна, так как создает искаженное представление о товаре и его изготовителе. В качестве доказательства акционерным обществом предоставлено предписание Департамента фармации, запрещающее товариществу реализацию товаров из-за их ненадлежащего качества.

Арбитражный суд отказал в иске.

В Обзоре было отмечено, что указанное решение по делу отменено, поскольку в соответствии со ст. 25 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве товара не является содержанием такой сделки, в отличие от лицензионного договора.

3. В п. 3 коммент. ст. установлено, что если составной частью товарного знака является неохраняемое наименование места происхождения товара (см. коммент. к п. 7 ст. 1483 ГК РФ), то для того, чтобы передать исключительные права на такой знак, правообладатель должен сначала получить исключительное право на наименование места происхождения товара, а затем передать его приобретателю.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

1. Обладатель исключительного права на товарный знак может предоставить право на его использование другим лицам. Для этого заключается особый договор, который получил название "лицензионный". Такой договор может быть заключен в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Заключен он может быть только с юридическими лицами или физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Сторонами такого договора являются лицензиар - лицо, выдающее разрешение на использование товарного знака, и лицензиат - лицо, которому такое право предоставлено. В таком договоре может оговариваться территория использования товарного знака в предпринимательской деятельности, т.е. для систематического получения прибыли.

Выделяют следующие виды лицензий, другими словами, разрешений на использование товарного знака, выдаваемых правообладателем:

а) исключительные и неисключительные. В первом случае лицензиат получает исключительное право на использование товарного знака. Во втором случае право на использование товарного знака имеют как лицензиар, так и лицензиат. При этом лицензиар может заключать лицензионные договоры и с другими лицами;

б) полные и частичные. При выдаче полной лицензии право на использование товарного знака предоставляется всем товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Частичными считаются лицензии, когда право на использование товарного знака дается только на использование части товаров, на которые он зарегистрирован.

2. В коммент. ст. особо подчеркивается, что лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Ответственность лицензиара и лицензиата за качество товаров, изготовляемых лицензиатом, является солидарной. Это значит, что каждый из солидарных должников (в данном случае лицензиар и лицензиат) обязан по требованию потерпевшей стороны возместить убытки в полном объеме.

Отдельно следует сказать о договоре коммерческой концессии, который также предполагает передачу права использования товарного знака другим лицам. Этот договор отличается от других лицензионных договоров прежде всего тем, что отношения между сторонами носят более детализированный характер.

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Стороны договора коммерческой концессии - это правообладатель (лицо, предоставляющее право использования своих средств индивидуализации и ноу-хау) и пользователь (лицо, которому эти права предоставляются).

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 1027 ГК РФ).

Предметом договора коммерческой концессии является комплекс исключительных прав на фирменное наименование и (или) на товарный знак и коммерческую информацию, включающую опыт организации соответствующей предпринимательской деятельности.

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в простой письменной форме, несоблюдение которой ведет к его недействительности (п. 1 ст. 1028 ГК РФ). Этот договор подлежит государственной регистрации органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предприятия, выступающего по договору в качестве правообладателя.

Обязательным условием договора коммерческой концессии является вознаграждение, выплачиваемое пользователем правообладателю. Статья 1030 ГК РФ дает примерный перечень форм таких выплат, среди которых упоминаются фиксированные разовые или периодические платежи, отчисления от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи. Однако на практике вознаграждение правообладателю обычно состоит из двух частей: платы за присоединение к фирменной сети правообладателя и последующих периодических платежей, определяемых в твердых суммах либо в процентах от выручки.

3. В п. 3 коммент. ст. установлено, что если составной частью товарного знака является неохраняемое наименование места происхождения товара (см. коммент. к п. 7 ст. 1483 ГК РФ), то для того чтобы передать права на использование такого знака, правообладатель должен сначала получить исключительное право на наименование места происхождения товара, а затем передать его приобретателю.

Статья 1490. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак

1. В коммент. ст. установлено общее правило о необходимости регистрации в Роспатенте как лицензионных договоров, так и других договоров об уступке исключительных прав на товарные знаки. Отсутствие регистрации является безусловным основанием для признания заключенного договора недействительным.

2. Порядок регистрации указанных договоров устанавливается Роспатентом. В частности, Роспатент приказом от 29 апреля 2003 г. N 64 утвердил Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и баз данных.

Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак

1. В п. 1 коммент. ст. установлено общее правило, согласно которому общий срок действия регистрации товарного знака равен десяти годам, считая с даты подачи заявки в Роспатент.

2. Указанный в п. 1 коммент. ст. срок может быть продлен неопределенное количество раз каждый раз на десять лет. Таким образом, регистрация является по существу бессрочной. Для продления регистрации правообладатель должен в последний год действия регистрации подать соответствующее заявление в Роспатент.

По особому ходатайству правообладателя заявление о продлении срока действия регистрации может быть подано и после истечения срока регистрации, но в пределах шестимесячного срока после истечения срока действия регистрации и при условии уплаты дополнительной пошлины.

Приказом Роспатента от 3 марта 2003 г. N 27 утверждены Правила продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в РФ, внесения изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания (далее - Правила) (РГ. 2003. 5 апр.).

Согласно п. 3 Правил заявление на продление срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания на русском или другом языке. представляется согласно образцу, приведенному в Приложении 1 к указанным Правилам.

В заявлении, представленном на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны и на другом языке для целей публикации сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности на другом языке.

Если заявление представляется на другом языке, к нему прилагается его перевод на русский язык, подписанный правообладателем или патентным поверенным.

Заявление, представленное на другом языке, считается представленным на дату его поступления в Роспатент, если его перевод поступил не позднее двух месяцев с даты направления правообладателю Роспатентом уведомления о необходимости выполнения данного требования, в противном случае заявление считается представленным на дату поступления его перевода.

Заявление подписывается правообладателем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности. Подпись скрепляется печатью юридического лица.

3. В п. 3 коммент. ст. говорится об обязанности Роспатента внести запись о продлении срока действия регистрации товарного знака в Реестр товарных знаков и знаков обслуживания и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Кроме того, сведения о продлении срока действия регистрации товарного знака публикуется в официальном бюллетене Роспатента.